文 | 福建省高级人民法院 蔡伟

福建省莆田市中级人民法院 陈志华

在商标侵权案件中，被诉侵权人提出对相关标识的使用属于对商品通用名称的正当使用，从而主张不侵权抗辩的情况较为常见。司法实践中，法定的通用名称在认定标准上相对明确。但是，对于“约定俗成”的通用名称的认定和把握则存在较多争议，争议主要围绕“相关公众”的主体界定、“相关市场”的范围认定和正当使用的构成要件等方面产生。本文拟以福建省南平市建阳区御窑陶瓷研究所（以下简称“御窑陶瓷研究所”）与某电子商务有限公司（以下简称“某公司”）侵害商标权纠纷案为例，就前述问题进行分析。

基本案情

第18692657号“七彩曜变”注册商标，核定使用商品为第21类，包括瓷器、陶器、瓷、陶瓷等，注册人为钟某某。2017年12月9日，钟某某与御窑陶瓷研究所签订了商标使用许可合同，将上述商标许可御窑陶瓷研究所使用，使用方式为排他使用许可，期限10年，并约定若发现侵权行为，御窑陶瓷研究所可以自己名义提起诉讼。2020年8月3日，御窑陶瓷研究所通过公证方式在“柒了工艺建盏”的网店购买了涉案建盏一件，网店的经营者为某公司。2020年11月1日，御窑陶瓷研究所以上述事实为依据向法院起诉，请求法院判令某公司停止侵权、赔偿损失。某公司辩称，“七彩曜变”系建盏的商品通用名称，其使用属于合理使用，不构成侵权。

法院在审理过程中，当庭开封涉案建盏，包装盒内有建盏一件，建盏底部有“周某斌制”字样，并附收藏证书，手工书写品名：七彩曜变；作者：周某斌。另查明，建窑建盏的核心是创造性的手工劳动和因材施艺的个性化制作，每个建盏的釉色纹理都是通过烧制过程自然产生，每个产品都具有唯一性。建盏行业在相同釉面花色的情况下，通常使用底款加收藏证书来识别建盏来源。

一审法院经审理认为，认定商标是否属于商品通用名称，应当从商标标志整体上进行审查，且应当考察通用名称指向的具体商品。本案中，某公司提交了“七彩曜变”获奖证书，市场上其他商家、网络店铺使用“七彩曜变”的情况等证据，但并不足以推翻“七彩曜变”系注册商标的事实，亦不足以证明“七彩曜变”已是瓷器类商品上的通用名称。在本案审理期间，“七彩曜变”仍为有效商标。故御窑陶瓷研究所的注册商标“七彩曜变”不应认定为通用名称。某公司未经“七彩曜变”商标注册人的许可，在其网店中宣传销售底部印制周某斌的“七彩曜变”，属于在同一种商品（建盏）上使用与注册商标相同的商标，侵犯了“七彩曜变”注册商标专用权，依法应承担停止侵害、赔偿损失等法律责任。御窑陶瓷研究所未提供证据证明其因被侵权遭受的损失数额，一审法院综合考虑涉案商标的知名度、侵权人的主观过错程度、对商标声誉的影响及制止侵权行为的合理开支等因素，判决某公司赔偿御窑陶瓷研究所一万元。

某公司不服一审判决，提起上诉。二审法院经审理认为，判断是否构成约定俗成的商品的通用名称，应当从相关公众的通常认识、地域范围、时间节点及其他参考要素进行综合判断。产品的相关市场并不限于特定区域而是涉及全国范围的，应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断是否属于约定俗成的通用名称。只有基于历史传统、风土人情、地理环境等因素，某些商品所对应的相关市场相对固定时，才能以特定地域范围内的相关公众的通常认知作为判断依据。本案中，被诉侵权产品销售范围显然不局限于福建建阳地区，而是销往全国各地。某公司所谓的相关市场只是以福建建阳地区的建盏制作师傅的认知作为判断标准，这一群体显然不能代表法定意义上的“相关公众”。而某公司并未就此提供充分的证据证明以全国范围内相关公众的通常认知为标准，可以认定“七彩曜变”属于约定俗成的通用名称。虽然涉案商标非臆造词汇，商标的组成元素中“七彩”属于对色彩的描述性词汇，“曜变”属于建盏制作工艺中釉色的通用词汇，商标的固有显著性不强，但是，组合后的“七彩曜变”商标经权利人的使用和推广，已在建盏商品市场上具有一定的知名度，具有区分商品来源的识别性作用。

此外，从混淆可能性来看，被诉侵权产品上印制有制作师傅的落款并不意味着消费者能够将不同品牌的建盏商品完全清晰地区分开来。某公司在其经营的网店标题和被诉侵权产品收藏证书中使用“七彩曜变”作为商品名称，显然属于商标性使用。如前所述，在涉案“七彩曜变”商标在核准使用的商品类别上已经具有一定知名度，能够发挥识别性作用的情况下，某公司的被诉使用行为会割裂“七彩曜变”这一商标标识与御窑陶瓷研究所之间的联系，亦会使消费者误认为该商品来源于御窑陶瓷研究所，或者误认为该商品与御窑陶瓷研究所之间存在特定的联系。因此，一审法院认定某公司的涉案行为构成商标侵权并无不当。2022年12月20日，二审法院判决驳回上诉，维持原判。该判决现已生效。

通用名称的概念及其类别

相对于特有名称而言，通用名称是指在一定范围内被普遍使用的某一商品种类的名称。从商标的属性来看，商标最本质的功能为识别功能，即将商标和商品的提供者联系起来。商标的其他功能亦是在这一功能的基础上衍生而来的。与此相反，由于通用名称缺乏先天显著性，本身不具有识别特定商品来源和商品提供者的功能。如果允许将含有通用名称的标识注册为商标，或者在取得商标注册后禁止他人的正当性使用，显然是将公共资源演变为垄断性资源，不但对其他经营者不公平，也会扰乱正常的市场竞争秩序。因此，《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）明确规定，标志中仅有本商品的通用名称，不得作为商标注册。已经注册的，由商标局宣告该注册商标无效，其他单位或者个人亦随时可以提出无效宣告。当然，由于无效宣告在程序上相对烦琐，对侵权被告而言，在商标民事侵权诉讼中直接进行正当性抗辩更为经济、便捷。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）第七条规定：“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。”根据该条规定，通用名称包括法定和约定俗成两种情况。法定的通用名称是指法律规定或国家标准、行业标准等规范性文件确定的通用名称。约定俗成的通用名称是指相关公众普遍认可和使用的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。对于法定的通用名称，由于援引指示清晰，标准固定划一，在判断上显然相对简单，对主张方而言，举证责任亦相对容易。而约定俗成的通用名称的主张方则需要就其主张承担较为严格的举证责任。《意见》明确规定，对于主张者提交了专业工具书、辞典用于证明的，可以作为认定是否属于约定俗成的通用名称的参考。但需要注意的是，不能仅因被专业工具书、辞典列为商品名称就简单认定为通用名称，还需要结合其他证据综合认定。

约定俗成的通用名称的地域标准

《意见》第七条第二款规定：“约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。”可见，在全国范围内或全行业内被相关公众所认可的名称为通用名称。但是，有些商品名称因为具有鲜明的地域特性，并非为全国范围内相关公众所普遍认知。这主要是因为我国幅员辽阔，各地风俗习惯、物产、语言等存在许多差异，相同物品在不同的地区往往有不同的名称或叫法。某些商品（特别是土特产）的市场较为固定，其仅为特定区域范围内的相关公众所知晓和使用。因此，对于具有地域性特点的商品通用名称，判断其广泛性应以特定产区及相关人群为标准，而不应以全国范围为标准。仅在特定区域内通用的商品名称也可以认定为通用名称。故《意见》在以全国范围作为地域标准的一般性规定的基础上，又特别规定了对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。

因此，笔者认为，地域范围的大小不应当影响通用名称的认定，将由特定地域、传统工艺、历史传承等自然、人文因素形成的，只在一定地域范围内为相关公众所认可的商品名称认定为通用名称，应当是合法合理且符合市场竞争规律的。实践中，地方性的通用名称与注册商标之间的冲突，绝大多数与该地区的名优特产有关，反映了商品名称背后的经济利益之争和对争议名称上所承载的商誉的争夺。本案中，某公司以“七彩曜变”属于约定俗成的通用名称提出不侵权抗辩，认为在建盏的制作地福建建阳地区，均将“七彩曜变”视为建盏一类约定俗成的通用名称。但是，从查明的事实来看，被诉侵权产品销售范围显然并不局限于福建建阳地区，而是销往全国各地。某公司所谓的相关市场只是以福建建阳地区的建盏制作师傅这一单一主体的认知作为判断标准，但该群体显然不能代表法定意义上的“相关公众”。在某公司并未提供充分的证据证明，以全国范围内相关公众的通常认识为标准，“七彩曜变”已经属于约定俗成的通用名称的情况下，将“七彩曜变”认定为通用名称显然缺乏事实和法律依据。此外，对于传统的具有地域特色、自然因素和人文因素紧密结合的特色行业，在历史沿革和行业发展过程中所形成的相关知识产权成果，笔者认为，既应防止公共元素和公共资源被个别经营者所垄断，也要鼓励行业经营者通过诚实劳动和诚信经营打造具有鲜明个人属性和企业特色的品牌，形成百花齐放的良性竞争格局和推动传统技艺在传承基础上不断创新的良好氛围。因此，对于本案中商标权利人为涉案商标所付出的智力劳动和成本投入，二审法院在判决中表示应当给予肯定。

判断通用名称的时间标准

《意见》第八条规定：“人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称，但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称；虽在申请时属于本商品的通用名称，但在核准注册时已经不是通用名称的，则不妨碍其取得注册。”

司法实践中，对于认定通用名称的时间标准存在两种意见。一种观点认为，应当严格按照商标注册申请节点为标准，不应随意突破。另一种观点则认为，可以按照案件审理时的事实状态为标准，并在举证责任上从严掌握。笔者认为，商品通用名称的形成或丧失可能会随着时间和地域的变化而不断发生变化。一些注册商标因长期使用被广大的生产经营者和消费者认同而丧失其原有的显著性及区分商品来源的作用，产生新的意义，成为通用名称。而有些通用名称也会因时间的延续和地域的改变失去原有的通用名称的含义，转而具有区分商品来源的标识性功能。根据《商标法》第十一条第二款规定的内容可知，含有通用名称的标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册，体现了尊重事实状态的精神。可见，上述规定的条文原意是以商标注册申请时的事实状态作为一般性判断标准，但不排除以申请后乃至核准注册后因实际使用情况的变化导致商标通用化的实际状态作为判断标准。

使用通用名称的正当性问题

有观点认为，对于通用名称不侵权抗辩的情况，只要认定属于通用名称，那么使用人对相关标识的使用即属正当，不构成侵权。而对使用人是否系善意、合理、描述性使用等要件的判断则基本可以忽略。笔者认为，这种观点是对法律规定的片面理解，未能真正掌握商标标识的本质属性。如果在侵权判断上仅围绕通用名称的事实构成这一要件，忽略了其他要件，容易致使侵权行为被放纵。通过对《商标法》第五十九条内容的解读，从裁判逻辑上来看，满足正当性使用应当具备以下两个要件：一是证明权利商标中含有通用名称；二是证明使用行为本身是正当的。可见，正当使用的核心不仅在于标志本身的描述性属性，还要强调使用行为本身的正当性。使用行为的正当性应当包括主观善意和客观合理。当然，主观是否善意，在判断上不能简单臆测，仍然要结合客观使用的具体情况具体分析，也就是从客观状态到主观意图。因此，笔者认为，构成正当使用含有通用名称的商标标识的行为应当至少具备以下三个要件：第一，使用出于善意；第二，不是作为自己商品的商标使用；第三，使用只是为了说明或描述自己的商品。

实践中，有观点提出，如果商品名称被认定为通用名称，那么其他人就可随意使用，讨论行为的正当性是否还有意义？这种观点亦忽略了前述提到的商品名称具有变化的特点。一些商品名称由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体及商标权人管理及呵护，建立起较高的知名度，使得通用名称保持着商品名称和品牌混合属性的特点，与商标权人之间已经建立起比较固定的、一一对应的关系，具有清晰的指示商品或服务来源的作用。此时，就不应将此类商品名称认定为通用名称，或者即使认定为通用名称，在保护上也应当与一般的通用名称有所区别，他人在使用该通用名称时也应当尽量与注册商标划清界限。理解了法条的立法本意和实质内涵，就可以理解为何实务中对于同一个标志使用方式的认定存在不同情况，有些使用方式是正当的，有些使用方式则可能构成侵权。例如，在福建漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀公司”）诉H公司侵害商标权纠纷一案中，法院审理认为，“片仔癀”虽是一种药品的名称，但由于片仔癀公司的长期使用推广，已经具有了较高的知名度，与片仔癀公司之间建立了相对固定的关系。H公司在其生产、销售商品的包装装潢的显著位置突出标明“片仔癀”字样，该标识明显大于该公司自己的商标及其他标注，且所采用的字体与片仔癀公司的注册商标基本一致。该种使用方式已经超出说明或客观描述商品而正当使用的界限，其主观上难谓善意。因此，在片仔癀公司注册商标已经具有很高知名度的情况下，这种使用方式客观上显然造成相关公众产生对商品来源的混淆，构成了商标侵权。

本期封面及目录

《中国审判》杂志2023年第10期

中国审判新闻半月刊·总第320期

编辑/孙敏